Jak legalnie używać cudzego znaku towarowego

6 kwietnia 2020
hello world!

Pewnie nieraz zastanawiałeś(aś) się, czy możesz legalnie skorzystać z czyjegoś zdjęcia, muzyki czy logotypu. Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że tak. Wystarczy, że posiadasz odpowiednie uprawnienia lub też przedmiot czy usługa, z której chcesz skorzystać, "jest darmowa". W tym artykule opowiem o tym, jak legalnie używać cudzego znaku towarowego.

Jeżeli kiedykolwiek rejestrowałeś(aś), lub zamierzasz zarejestrować, znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP czy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, to powinieneś(aś) wiedzieć jedno. Wraz ze wspomnianą rejestracją otrzymałeś (otrzymasz) prawo wyłącznego używania oznaczenia odróżniającego w sposób zawodowy, a co za tym idzie - zarobkowy. Na potwierdzenie tego przywileju otrzymasz stosowne świadectwo ochronne. Prawo to będzie Ci towarzyszyć przez najbliższe 10 lat, liczonych od dnia rejestracji. Możesz je oczywiście przedłużać w nieskończoność. Wystarczy, że zapłacisz. O tym jednak było już wcześniej, o czym można się przekonać, klikając w powyższe linki. Jeżeli masz czas na lekturę dowiedz się także, czy warto rejestrować znaki towarowe.

Jak mogę używać swojego znaku towarowego?

Jeżeli masz swój własny znak towarowy, to możesz korzystać z niego na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim możesz, a wręcz powinieneś(aś), umieszczać go na towarach, które produkujesz. Nie zapomnij, że możesz także pod tym znakiem świadczyć różnego rodzaju usługi. W ten sposób tworzysz własną markę. Innymi słowy, Twój znak towarowy stanowi reklamę i wizytówkę Twojego przedsiębiorstwa.

W art. 154 ustawy Prawo własności przemysłowej ustawodawca podkreślił to, co powyżej opisałem, tj. używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

  • umieszczaniu znaku towarowego na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach,
  • oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu,
  • imporcie lub eksporcie tych towarów,
  • składowaniu tych towarów w celu oferowania i wprowadzania ich do obrotu,
  • oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem towarowym;
  • umieszczaniu znaku towarowego na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu,
  • umieszczaniu znaku towarowego na dokumentach związanych ze świadczeniem usług;
  • posługiwaniu się znakiem towarowym w celu reklamy.

Z powyższego wynika, że jesteś także jedynym prawowitym właścicielem takiego oznaczenia. Nikt inny bez Twojej zgody nie ma prawa z niego korzystać. W przypadku złamania prawa do używania Twojego znaku możesz skierować w stronę takiego "delikwenta" szereg roszczeń. Tu jednak pojawia się pewne "ale". Nie zawsze jako właściciel możesz zabronić używania Twojego znaku towarowego. Jak to możliwe?

Gdzie kończy się moja władza?

Nie masz władzy absolutnej. To byłoby szkodliwe dla sprawnego działania wolnego rynku. Żeby wytłumaczyć Ci logikę takiego stanu rzeczy posłużę się przykładem.

Jan Kowalski jest posiadaczem samochodu marki BMW. Ostatnimi czasy zdecydował, że zmieni go na nowszy model. W kilka dni po zamieszczeniu ogłoszenia znajduje kupca, który jest gotowy kupić samochód za gotówkę. Dochodzi do sprzedaży. Kilka dni później pan Jan otrzymuje pismo z wezwaniem do sądu. Adresatem jest właściciel marki BMW. Powód? Sprzedawca nie otrzymał zgody właściciela znaku towarowego na dokonanie transakcji.

Absurd, prawda? Z tego właśnie powodu właściciel znaku towarowego nie zawsze może zabraniać korzystania ze swojego oznaczenia. Innymi słowy, możesz legalnie używać cudzego znaku towarowego. Wystarczy, że nastąpi tzw. “wyczerpanie prawa“, czyli:

  • produkt legalnie wprowadzono do obrotu wraz ze znakiem towarowym (zasada terytorialności),
  • właściciel znaku towarowego faktycznie wydał produkt sygnowany danym znakiem towarowym,
  • wspomniany produkt wprowadził właściciel znaku towarowego lub przynajmniej udzielił na to zgody.

Tak więc istnieją sytuacje, w których możesz legalnie używać cudzego znaku towarowego zarówno w celach reklamowych, jak i informacyjnych. Tym samym informacja o przykładowej sprzedaży pojazdu marki BMW ma prawo znaleźć się na portalu z ogłoszeniami.

Używanie cudzego znaku towarowego a zasada terytorialności

Wyczerpanie prawa, o którym wspomniałem wyżej, ma miejsce wtedy, kiedy produkty lub usługi wprowadzono do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Oczywiście, wspomnianego wprowadzenia do obrotu dokonuje tylko i wyłącznie jego właściciel (producent) lub podmioty posiadające jego zgodę (np. licencjonowany dystrybutor). Innymi słowy, towar wprowadzony do obrotu przez nieuprawnionego (np. z kradzieży) stanowi wyjątek od powyższej zasady. To samo tyczy się sytuacji, w których towar nabyto legalnie, bezpośrednio, np. z fabryki właściciela znaku towarowego bez skorzystania z pomocy pośrednika, jednakże właściciel nie wprowadził go do oficjalnego obrotu.

Obszar EOG - używanie cudzego znaku towarowego

Europejski Obszar Gospodarczy

Zasadę terytorialności wprowadza polska ustawa w odniesieniu do krajowych znaków, jak i prawo unijne do znaków wspólnotowych.  Zgodnie z art. 155 wyżej wspomnianej ustawy prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania, które dotyczą towarów z umieszczonym znakiem towarowym, polegające w szczególności na:

  • ich oferowaniu do sprzedaży,
  • dalszym wprowadzaniu do obrotu,

jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Z powyższego wynika więc, że wyczerpanie prawa nie chroni przypadków nabycia towarów w Azji czy Ameryce i ich odsprzedaży w Polsce. Nie ma znaczenia, czy produkt jest oryginalny i wyprodukowany przez właściciela znaku towarowego. Podsumowując, jeżeli masz pewność, że zakupiłeś(aś) towar na obszarze EOG, który na rynek wprowadził uprawniony podmiot - możesz go dalej odsprzedawać i reklamować go w celu odsprzedaży.

Używanie cudzego znaku towarowego a prawowity właściciel

Z cudzego znaku towarowego możesz skorzystać na powyższych warunkach jedynie wtedy, kiedy towar wprowadzi na rynek właściciel znaku towarowego. W praktyce odbywa się to w taki sposób, że właściciel (np. producent) sprzeda swój produkt pośrednikowi, który sprzeda go następnie Tobie. Dzieje się tak, ponieważ zakupując daną rzecz, otrzymujesz prawo własności i możesz nim dysponować. Takie prawo otrzymasz także wtedy, kiedy zawrzesz stosowną umowę zamiany lub darowizny. Jeżeli jednak dzierżawisz produkt lub go leasingujesz - nie wyczerpujesz powyższych znamion i nie możesz korzystać z produktu jak właściciel.

Używanie cudzego znaku towarowego a konkretny egzemplarz towaru

Możesz używać jedynie tego produktu, który został legalnie wprowadzony na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Innymi słowy, produkt sprowadzony z krajów nieobjętych tą granicą i handlowanie nim na terenie UE (w tym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej) może nie wyczerpać prawa. Dzieje się tak, ponieważ zagraniczni producenci (nawet ci współpracujący ze światowymi koncernami) mogą nie chcieć, by dany produkt pojawił się np. na polskim rynku. Wtedy też używanie znaku towarowego będzie nielegalne.

Używanie cudzego znaku towarowego w handlu

Skoro już wiesz, jak używać cudzego znaku towarowego, musisz również poznać praktykę rynkową. Jako detalista, szczególnie kiedy prowadzisz sklep internetowy, oferujesz pewnego rodzaju towary dostarczane przez producentów lub ich pośredników. Masz więc prawo do posługiwania się znakiem towarowym do nich należącym (znak towarowy produktu, którym handlujesz). Co ważne, możesz korzystać nie tylko z opisowych znaków towarowych, ale także ze znaków graficznych i słowno-graficznych. Przykładem może być screenshot zrobiony na stronie RTV EURO AGD. Jako oficjalny dystrybutor produktów Apple mają prawo do korzystania ze znaków towarowych należących do tego koncernu.

Używanie cudzego znaku towarowego - Sklep RTV może korzystać ze djęcia smartfona Apple, jeżeli kupił go od producenta, lub oficjalnego dystrybutora

Znak graficzny Apple umieszczony na smartfonie

W związku z powyższym możesz również reklamować produkty, które legalnie sprzedajesz. Jednak tutaj ostrożnie. Nie zawsze możesz reklamować się cudzym znakiem towarowym, np. wtedy kiedy Twoja oferta, lub też umowa się zmieniła. Przekonał się pewien przedsiębiorca prowadzący "serwis BMW".

Jak używać cudzego znaku towarowego, żeby nie skończyć w sądzie?

Pod koniec 2018 roku kancelaria prawna reprezentująca firmę Bayerische Motoren Werke rozsyłała wezwania o zaprzestanie naruszania znaku towarowego do przedsiębiorstw nielegalnie korzystających ze słownych, graficznych i słowno-graficznych oznaczeń marki BMW. Jeden podmiot, który niekoniecznie zgadzał się ze stanowiskiem niemieckiego giganta, postanowił "iść na noże". Sprawa skończyła się w sądzie, a jej rozstrzygnięcie znajdziesz na naszej stronie. Tutaj postaram się skrócić niniejszą opowieść do minimum.

Samochód marki BMW

Powód, tj. firma BMW, podniósł w swoim pozwie, że pozwany - przedsiębiorca z Polski - używa unijnych znaków towarowych zarejestrowanych przez Bayerische Motoren Werke w sposób, który można uznać za naruszający prawo ochronne.

Jak to prawo było naruszane? Otóż pozwany umieścił w nazwie swojego przedsiębiorstwa słowa - "Serwis BMW". Co ciekawe, takim serwisem naprawdę był... tyle że do 2004 r. Od tamtego czasu przestał być autoryzowanym dealerem marki. Co nie przeszkodziło mu na korzystanie ze znaków słownych, graficznych i słowno-graficznych należących do producenta samochodów. Można je było znaleźć na banerze znajdującym się na ścianie siedziby pozwanego, jak również na jego stronie internetowej.

Sąd ostatecznie stwierdził, że pozwany naruszył znak towarowy marki BMW. Z tego też powodu zakazał on pozwanemu:

  • używania słowno-graficznego znaku towarowego BMW w celu informacyjnym oraz reklamowym.
  • używania słownego znaku BMW w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami w handlu.

Przede wszystkim chodziło o używanie go w sposób mogący wywołać u klientów przekonanie o istnieniu związków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcą a gigantem motoryzacyjnym z Niemiec. Ponadto zakazał pozwanemu prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem sformułowania - "Serwis BMW".

Sprzeciw właściciela towaru - kiedy jest zasadny?

Powyższa historia wytłumaczyła wiele. Zdarzają się również inne sytuacje, w których podmiot uprawniony do znaku towarowego, mając uzasadnione powody i powołując się na nie, może zakazać dalszego obrotu produktem nawet wtedy, kiedy używający spełnia wszystkie warunki wyczerpania prawa.

Nie stosuje się przepisów o wyczerpaniu prawa, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, pozwalające sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów. Chodzi m.in. o sytuacje, w których po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan tych towarów. Przykładem może być sytuacja, w której sprzedajesz samochody BMW z wadą silnika, które producent kazał wycofać z salonów.

Wiem, że możesz być w tej sytuacji zdziwiony, wszak kupiłeś produkt całkowicie legalnie i stanowi on Twoją własność. Niestety nie możesz z nim robić, co chcesz w przypadku, gdy jego dalszy obrót tworzyłby negatywny marketing producentowi. Innymi słowy, nie można:

  • przepakowywać produktów,
  • zmieniać oznakowania,
  • zmieniać obowiązkowej informacji o towarze.

Wystrzegaj się również działań, które mogłyby naruszyć renomę znaku towarowego. Używając cudzego znaku towarowego we własnym biznesie, musisz czynić to z poszanowaniem marki i zachowaniem pewnego umiaru. Tak właśnie powstają znaki towarowe renomowane, czyli takie, które starają się utrzymywać swój wysoki poziom.

Jako profesjonalista zawsze zwracaj uwagę na źródło pochodzenia towaru

Sprawdź, czy Twoim kontrahentem jest producent (zakup bezpośredni), czy też dystrybutor (zakup pośredni). Jeżeli producent, czyli prawdopodobnie właściciel znaku towarowego, nie wprowadził produktów do sprzedaży, a np. udostępnił je w formie testowej - nie możesz ich kupować, a tym bardziej ich odsprzedawać.

Mówię o tym dlatego, że kilka lat temu wynikła ciekawa sprawa związana z perfumami firmy Coty. Jak już zapewne wiesz, testery perfum nie są przeznaczone do sprzedaży („not for sale”). Tutaj powiem tylko tyle, że "uprawniony do znaku towarowego może zakazać sprzedaży próbek i testerów oznaczanych jego znakami towarowymi, jeżeli zastrzegł sobie prawo ich własności i wyraźnie zaznaczył, że nie są na sprzedaż." Resztę historii poznasz, zapoznając się z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

chevron-down
Copy link