Równoległe paski tylko u Adidasa

W dniu 01 marca 2018 roku w Luksemburgu został wydany wyrok w sprawie rejestracji znaku towarowego, któremu zarzucano podobieństwo do znaku światowej marki Adidas.

W przedmiotowej sprawie, skarżąca, Shoe Branding Europe BVBA, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono i który został określony przez skarżącą jako znak „inny”, wygląda następująco:

W zgłoszeniu do rejestracji znak towarowy został opisany w następujący sposób:

„Znak towarowy jest znakiem pozycyjnym. Znak składa się z dwóch linii równoległych znajdujących się na zewnętrznej powierzchni górnej części buta. Owe linie biegną równoległe od krawędzi podeszwy buta i wykrzywiają się w kierunku wstecznym, sięgając środka podbicia buta. Kropkowana linia wyznacza położenie znaku towarowego i nie stanowi części znaku”.

Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „obuwie”.

Interwencja Adidasa

Adidas AG działający jako interwenient, wniósł na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia 2017/1001) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu.

Sprzeciw został oparty w szczególności na następujących wcześniejszych prawach:

• graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym w dniu 26 stycznia 2006 r. pod numerem 3517646 dla „obuwia”, należącego do klasy 25, który to znak odpowiada następującemu opisowi: „Znak składa się z trzech równoległych pasków o tej samej szerokości i długości umieszczonych na bucie; paski umieszczone na zewnętrznej powierzchni buta, w części znajdującej się między sznurówkami a podeszwą”. Powyższy znak (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”) przedstawia się następująco:

• niemieckim znaku towarowym zakwalifikowanym jako „znak inny”, zarejestrowanym w dniu 14 grudnia 1999 r. pod numerem 39950559, którego rejestracja została prawidłowo przedłużona, dla „obuwia, w tym obuwia sportowego i rekreacyjnego”, należącego do klasy 25. Znak ten odpowiada następującemu opisowi: „Znak składa się z trzech pasków tworzących kontrast z podstawowym kolorem buta. Kształt buta służy wyłącznie przedstawieniu sposobu, w jaki umieszczony jest znak handlowy, i nie stanowi jako taki części znaku handlowego”. Powyższy znak (zwany dalej „niemieckim znakiem towarowym nr 39950559”) przedstawia się następująco:

Oddalenie sprzeciwu i odwołanie

Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw.

Adidas wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

Decyzją Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie, uzasadniając swoją decyzję tym, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są całościowo różne, a okoliczność ta z jednej strony wyłącza powstanie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Z drugiej strony czyni mało prawdopodobnym dostrzeżenie przez tych odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami.

Wyrok stwierdzający nieważność

Adidas kolejny raz zaskarżył tę decyzję do Sądu.

Wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r., adidas/OHIM – Shoe Branding Europe (Dwa równoległe paski na bucie) (T‑145/14, niepublikowanym, zwanym dalej „wyrokiem stwierdzającym nieważność”), Sąd stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej, twierdząc, iż ustaliła ona brak jakiegokolwiek podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, a popełniony błąd w ocenie zniekształcił dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu właściwego kręgu odbiorców czy też, a fortiori, prawdopodobieństwa skojarzenia kolidujących ze sobą znaków towarowych.

Skarżąca wniosła następnie odwołanie od tego wyroku.

Postanowienie w przedmiocie odwołania

Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 r., Shoe Branding Europe/OHIM (C‑396/15 P, niepublikowanym, zwanym dalej „postanowieniem w przedmiocie odwołania”), Trybunał w części odrzucił, a w pozostałym zakresie oddalił to odwołanie.

W następstwie wyroku stwierdzającego nieważność i postanowienia w przedmiocie odwołania Izba Odwoławcza EUIPO ponownie rozpatrzyła odwołanie wniesione przez interwenienta (Adidasa) od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

Uwzględnienie odwołania i uznanie sprzeciwu Adidasa

Decyzją z dnia 8 czerwca 2016 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Izba Odwoławcza uwzględniła to odwołanie i uznała sprzeciw. W szczególności stwierdziła ona, że z uwagi na pewne podobieństwo kolidujących ze sobą znaków identyczność towarów oznaczanych tymi znakami oraz dużą renomę wcześniejszego znaku towarowego istnieje ryzyko, że właściwy krąg odbiorców dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami. Używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, przy czym w niniejszej sprawie nie istnieje uzasadniony powód jego używania.

Wobec powyższego Skarżąca wniosła do Sądu o między innymi stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Wobec powyższego stwierdzono, iż zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia (obecnie art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli – w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego – cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i – w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego – cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub działałoby na ich szkodę.

Rozszerzona ochrona wymaga spełnienia przesłanek

Rozszerzona ochrona przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga zatem spełnienia kilku przesłanek:

• Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy musi być zarejestrowany.
• Po drugie, wcześniejszy znak towarowy oraz znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, muszą być identyczne lub podobne.
• Po trzecie, wcześniejszy znak towarowy powinien cieszyć się renomą w Unii, w wypadku gdy stanowi unijny znak towarowy, lub w danym państwie członkowskim, w wypadku gdy mamy do czynienia z krajowym znakiem towarowym.
• Po czwarte, używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu musi prowadzić do wystąpienia ryzyka czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub działania na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy znaku wcześniejszego.

Ponieważ te cztery przesłanki mają charakter kumulatywny, niespełnienie jednej z nich wystarczy do stwierdzenia braku możliwości zastosowania wspomnianego przepisu. Aby korzystać z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, zarejestrowany znak towarowy powinien być znany znaczącej części kręgu odbiorców, do których są kierowane oznaczane nim towary lub usługi.Przy badaniu tej przesłanki należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy mające znaczenie dla sprawy, czyli w szczególności udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, a także wielkość nakładów poczynionych przez przedsiębiorstwo w celu wypromowania znaku.

Używanie oznaczenia podobnego w dobrej wierze

Trybunał wyjaśnił, że przy dokonywaniu oceny, w szczególności, czy dana osoba trzecia używała oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego w dobrej wierze, należy mieć na uwadze zwłaszcza, po pierwsze, zakorzenienie i reputację wspomnianego oznaczenia wśród właściwego kręgu odbiorców, po drugie, stopień pokrewności między towarami i usługami, dla których wspomniane oznaczenie było pierwotnie używane, a towarami i usługami, dla których renomowany znak towarowy został zarejestrowany, po trzecie, chronologię pierwszego użycia wspomnianego oznaczenia dla towaru identycznego z towarami oznaczonymi danym znakiem i uzyskanie przez ów znak jego renomy oraz po czwarte, wymiar ekonomiczny i handlowy używania oznaczenia podobnego do owego znaku.

Oddalenie skarg Shoe Branding

Reasumując, Sąd UE oddalił skargi wniesione przez Shoe Branding Europe na dwie decyzje EUIPO i utrzymał je w mocy. W opinii Sądu EUIPO nie popełnił absolutnie błędu w ocenie prawnej. Według Sądu nie było błędem uznanie między innymi, że, po pierwsze, istniało prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego Adidas oraz, po drugie, że Shoe Branding Europe nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu do używania zgłoszonych znaków towarowych.

Jest to już druga sprawa, kiedy Sąd orzeka w tym przedmiocie. W 2015 roku (sygnatura sprawy T-145/14) Sąd stwierdził bowiem nieważność uprzedniej decyzji EUIPO, w której EUIPO błędnie stwierdził brak jakiegokolwiek podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.  Poprzedni wyrok Sądu został utrzymany w mocy przez Trybunał Sprawiedliwości i jest również jak najbardziej aktualny w tej materii (C-396/15 P).