W dniu 01 marca 2018 roku w Luksemburgu został wydany wyrok w sprawie rejestracji znaku towarowego, któremu zarzucano podobieństwo do znaku światowej marki Adidas.
W przedmiotowej sprawie, skarżąca, Shoe Branding Europe BVBA, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.
Znak towarowy, o którego rejestrację wystąpiono i który został określony przez skarżącą jako znak „inny”, wygląda następująco:
W zgłoszeniu do rejestracji znak towarowy został opisany w następujący sposób:
„Znak towarowy jest znakiem pozycyjnym. Znak składa się z dwóch linii równoległych znajdujących się na zewnętrznej powierzchni górnej części buta. Owe linie biegną równoległe od krawędzi podeszwy buta i wykrzywiają się w kierunku wstecznym, sięgając środka podbicia buta. Kropkowana linia wyznacza położenie znaku towarowego i nie stanowi części znaku”.
Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „obuwie”.
Adidas AG działający jako interwenient, wniósł na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporządzenia 2017/1001) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu.
Sprzeciw został oparty w szczególności na następujących wcześniejszych prawach:
Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw.
Adidas wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Decyzją Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie, uzasadniając swoją decyzję tym, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są całościowo różne, a okoliczność ta z jednej strony wyłącza powstanie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Z drugiej strony czyni mało prawdopodobnym dostrzeżenie przez tych odbiorców związku między kolidującymi ze sobą znakami.
Adidas kolejny raz zaskarżył tę decyzję do Sądu.
Wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r., adidas/OHIM – Shoe Branding Europe (Dwa równoległe paski na bucie) (T‑145/14, niepublikowanym, zwanym dalej „wyrokiem stwierdzającym nieważność”), Sąd stwierdził nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej, twierdząc, iż ustaliła ona brak jakiegokolwiek podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, a popełniony błąd w ocenie zniekształcił dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu właściwego kręgu odbiorców czy też, a fortiori, prawdopodobieństwa skojarzenia kolidujących ze sobą znaków towarowych.
Skarżąca wniosła następnie odwołanie od tego wyroku.
Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 r., Shoe Branding Europe/OHIM (C‑396/15 P, niepublikowanym, zwanym dalej „postanowieniem w przedmiocie odwołania”), Trybunał w części odrzucił, a w pozostałym zakresie oddalił to odwołanie.
W następstwie wyroku stwierdzającego nieważność i postanowienia w przedmiocie odwołania Izba Odwoławcza EUIPO ponownie rozpatrzyła odwołanie wniesione przez interwenienta (Adidasa) od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Decyzją z dnia 8 czerwca 2016 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Izba Odwoławcza uwzględniła to odwołanie i uznała sprzeciw. W szczególności stwierdziła ona, że z uwagi na pewne podobieństwo kolidujących ze sobą znaków identyczność towarów oznaczanych tymi znakami oraz dużą renomę wcześniejszego znaku towarowego istnieje ryzyko, że właściwy krąg odbiorców dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami. Używanie zgłoszonego znaku towarowego będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, przy czym w niniejszej sprawie nie istnieje uzasadniony powód jego używania.
Wobec powyższego Skarżąca wniosła do Sądu o między innymi stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.
Wobec powyższego stwierdzono, iż zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia (obecnie art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli – w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego – cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i – w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego – cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub działałoby na ich szkodę.
Rozszerzona ochrona przyznana wcześniejszemu znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 wymaga zatem spełnienia kilku przesłanek:
Ponieważ te cztery przesłanki mają charakter kumulatywny, niespełnienie jednej z nich wystarczy do stwierdzenia braku możliwości zastosowania wspomnianego przepisu. Aby korzystać z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, zarejestrowany znak towarowy powinien być znany znaczącej części kręgu odbiorców, do których są kierowane oznaczane nim towary lub usługi.Przy badaniu tej przesłanki należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy mające znaczenie dla sprawy, czyli w szczególności udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, a także wielkość nakładów poczynionych przez przedsiębiorstwo w celu wypromowania znaku.
Trybunał wyjaśnił, że przy dokonywaniu oceny, w szczególności, czy dana osoba trzecia używała oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego w dobrej wierze, należy mieć na uwadze zwłaszcza, po pierwsze, zakorzenienie i reputację wspomnianego oznaczenia wśród właściwego kręgu odbiorców, po drugie, stopień pokrewności między towarami i usługami, dla których wspomniane oznaczenie było pierwotnie używane, a towarami i usługami, dla których renomowany znak towarowy został zarejestrowany, po trzecie, chronologię pierwszego użycia wspomnianego oznaczenia dla towaru identycznego z towarami oznaczonymi danym znakiem i uzyskanie przez ów znak jego renomy oraz po czwarte, wymiar ekonomiczny i handlowy używania oznaczenia podobnego do owego znaku.
Reasumując, Sąd UE oddalił skargi wniesione przez Shoe Branding Europe na dwie decyzje EUIPO i utrzymał je w mocy. W opinii Sądu EUIPO nie popełnił absolutnie błędu w ocenie prawnej. Według Sądu nie było błędem uznanie między innymi, że, po pierwsze, istniało prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego Adidas oraz, po drugie, że Shoe Branding Europe nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu do używania zgłoszonych znaków towarowych.
Jest to już druga sprawa, kiedy Sąd orzeka w tym przedmiocie. W 2015 roku (sygnatura sprawy T-145/14) Sąd stwierdził bowiem nieważność uprzedniej decyzji EUIPO, w której EUIPO błędnie stwierdził brak jakiegokolwiek podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Poprzedni wyrok Sądu został utrzymany w mocy przez Trybunał Sprawiedliwości i jest również jak najbardziej aktualny w tej materii (C-396/15 P).