W przedmiotowej sprawie w dniu 15 marca w Luksemburgu toczyło się postępowanie w kwestii znaku towarowego Unii Europejskiej. Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – tj. graficznego unijnego znaku towarowego La Mafia SE SIENTA A LA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Okoliczności powstania sporu

La Honorable Hermandad, SL, w której prawa wstąpiła skarżąca, La Mafia Franchises, SL, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Zrobiła to na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest następujący graficzny znak towarowy:

Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych.

Zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany.

Republika Włoska złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został on zarejestrowany.

W uzasadnieniu wniosku powołano się na podstawę unieważnienia określoną w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 2017/1001]. Republika Włoska podniosła w istocie, że zakwestionowany znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami. Element słowny „mafia” odnosi się do organizacji przestępczej. Jego użycie we wspomnianym znaku towarowym w celu oznaczania sieci restauracji skarżącej, oprócz wzbudzania zdecydowanie negatywnych odczuć, skutkuje „zmanipulowaniem” pozytywnego wizerunku gastronomii włoskiej i strywializowaniem negatywnego znaczenia tego elementu.

Decyzją Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku.

Skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

EUIPO oddala odwołanie

Decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO potwierdziła, że zakwestionowany znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym, i oddaliła odwołanie.

Izba Odwoławcza wyjaśniła na wstępie, że sprzeczność z porządkiem publicznym zakwestionowanego znaku towarowego należy oceniać w świetle sposobu postrzegania przez właściwy kręg odbiorców znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej lub na części tego terytorium. Przy czym rejestrację unijnego znaku towarowego należy unieważnić, jeśli podstawa unieważnienia istnieje choćby w części Unii.
Izba Odwoławcza uznała następnie, że ze względu na jego rozmiar i pozycję w zakwestionowanym znaku towarowym element słowny „la mafia” dominuje w tym znaku. Izba Odwoławcza podkreśliła, że mafia jest organizacją przestępczą, którą rząd włoski zwalcza za pomocą przepisów prawnych i szczególnych środków wykonawczych. Ponadto Izba Odwoławcza przypomniała, że walka z przestępczością zorganizowaną jest również ważnym celem instytucji Unii.

Izba Odwoławcza uściśliła poza tym, że EUIPO, jako organ Unii Europejskiej, ma obowiązek zajmować ścisłe stanowisko w sprawach, które naruszają zasady i podstawowe wartości społeczeństwa europejskiego. Musi ono odmówić rejestracji każdego unijnego znaku towarowego uznanego za wspierający organizację przestępczą lub przynoszący jej korzyść. W następstwie tego badania Izba Odwoławcza uznała:

  • po pierwsze, że zakwestionowany znak towarowy promuje w oczywisty sposób organizację przestępczą znaną jako mafia,
  • po drugie, że ogół elementów słownych zakwestionowanego znaku towarowego niesie ze sobą przesłanie towarzyskości. To prowadzi do trywializacji elementu słownego „mafia”, co zniekształca tym samym jego poważny wydźwięk.

Ponadto, Izba Odwoławcza potwierdziła, że zakwestionowany znak towarowy nie powinien być chroniony przez EUIPO i że na stwierdzenie to nie może mieć wpływu okoliczność, iż element słowny „mafia” jest często używany w literaturze i w kinie, ani to, że inne unijne znaki towarowe zawierające ten sam element zostały zarejestrowane przez EUIPO.

Strona skarżąca wniosła do Sądu o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz o uznanie zakwestionowanego znaku towarowego za ważny.

Zdaniem Sądu

Ocena istnienia podstawy odmowy rejestracji nie może być oparta na sposobie postrzegania charakterystycznym dla części właściwego kręgu odbiorców, której nic nie szokuje, ani też na sposobie postrzegania charakterystycznym dla części właściwego kręgu odbiorców, którą można łatwo urazić, lecz powinna opierać się na kryterium rozsądnej osoby, cechującej się przeciętnym progiem wrażliwości i tolerancji.

Ponadto dla celów badania podstawy odmowy rejestracji przewidzianej właściwy krąg odbiorców nie może zostać ograniczony do kręgu, dla którego bezpośrednio są przeznaczone towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji. Należy bowiem wziąć pod uwagę okoliczność, że oznaczenia, do których odnosi się ta podstawa odmowy rejestracji, będą szokujące nie tylko dla odbiorców, dla których są przeznaczone towary i usługi oznaczone danym oznaczeniem, ale również dla innych osób, które choć nie są zainteresowane wspomnianymi towarami i usługami, będą natrafiać na to oznaczenie w sposób incydentalny w życiu codziennym.

Należy również przypomnieć, że właściwy krąg odbiorców znajdujący się na terytorium Unii znajduje się z definicji na terytorium jednego z państw członkowskich. Oznaczenia, które mogą być postrzegane jako sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami, niekoniecznie są takie same we wszystkich państwach członkowskich. Przede wszystkim ze względów językowych, historycznych, społecznych czy kulturowych.

Wynika stąd, że dla celów stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji należy brać pod uwagę zarówno okoliczności wspólne wszystkim państwom członkowskim Unii, jak i szczególne uwarunkowania każdego z państw członkowskich rozpatrywanych odrębnie, które mogą wpłynąć na sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców znajdujący się na terytorium tych państw. W niniejszym przypadku w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, jak to uczyniła Izba Odwoławcza, że zakwestionowany znak towarowy jest złożonym oznaczeniem składającym się z czarnego tła w kształcie kwadratu, wewnątrz którego widnieją ukazane w kolorze białym elementy słowne „la mafia” i „se sienta a la mesa”. Towarzyszy im na drugim planie przedstawienie czerwonej róży.

"La mafia" elementem dominującym

Element słowny „la mafia”, zarówno ze względu na przestrzeń, którą zajmuje, jak i swoją centralną pozycję w zakwestionowanym znaku towarowym, wyróżnia się od innych elementów. W rezultacie drugi element słowny „se sienta a la mesa” zajmuje drugorzędne miejsce. Jest on umieszczony pod elementem słownym „la mafia” i został przedstawiony za pomocą wyraźnie mniejszej czcionki. To samo dotyczy czerwonej róży ukazanej na drugim planie, za elementem słownym „la mafia”. Z tego względu Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, wskazując, że element słowny „la mafia” jest dominujący w zakwestionowanym znaku towarowym.

W drugiej kolejności należy przede wszystkim oddalić argument skarżącej oparty na okoliczności, że mafia nie widnieje w wykazie organizacji terrorystycznych.

Wykaz zawarty w załączniku wymienia jedynie osoby, grupy i podmioty uczestniczące w aktach terrorystycznych. Nie ma on na celu wyliczenia osób, grup i podmiotów uczestniczących w innych rodzajach działalności przestępczej, do których odniesienie zawarte w zgłoszonym znaku towarowym może również uzasadniać zastosowanie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji.

Jednoznaczne skojarzenie z przestępczością

Następnie należy zauważyć, że element słowny „la mafia” jest na całym świecie rozumiany jako odniesienie do organizacji przestępczej mającej swe źródła we Włoszech, której działalność obejmuje także państwa inne niż Republika Włoska, między innymi w ramach Unii. Poza tym faktem powszechnie znanym jest to, że jak stwierdziła Izba Odwoławcza, ta organizacja przestępcza ucieka się do zastraszania, przemocy fizycznej i zabójstw dla celów skutecznego prowadzenia swojej działalności, która obejmuje między innymi nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy i korupcję.

Sąd uważa, że taka działalność przestępcza narusza same wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości dotyczące poszanowania godności osoby ludzkiej i wolności. Wartości te są niepodzielne i stanowią duchowo-moralne dziedzictwo Unii. Ponadto przestępczość zorganizowana należą do dziedzin szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym. Ponadto, także na szczeblu Unii, jako że przestępczość zorganizowana stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na całym jej obszarze.

Negatywny wydźwięk we Włoszech

Wreszcie element słowny „la mafia” jest postrzegany w sposób głęboko negatywny we Włoszech. Przyczyną jest dokonywanie przez tę organizację przestępczą poważnych naruszeń bezpieczeństwa tego państwa. Znaczenie, jakie ma walka z mafią we Włoszech, zostało zilustrowane za pomocą obowiązujących w tym państwie członkowskim przepisów karnych, do których odnoszą się EUIPO i Republika Włoska, penalizujących w szczególności członkostwo w tej organizacji lub jej wspieranie. Znaczenie walki z mafią we Włoszech jest dodatkowo potwierdzone działalnością na terytorium tego państwa członkowskiego kilku organów publicznych. Ich szczególnym zadaniem jest ściganie i karanie nielegalnych działań mafii, jak również prywatnych stowarzyszeń zajmujących się pomocą ofiarom tej organizacji.

Z tego względu Izba Odwoławcza słusznie uznała, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców element słowny „la mafia” zakwestionowanego znaku towarowego w oczywisty sposób przywołuje na myśl nazwę organizacji przestępczej odpowiedzialnej za szczególnie poważne naruszenia porządku publicznego.
Skarżąca również podnosi w istocie, że właściwy krąg odbiorców nie dostrzega w zakwestionowanym znaku towarowym żadnej pochwały działalności przestępczej mafii, jako że była ona tematem wielu fikcyjnych fabuł zawartych zarówno w książkach, jak i w filmach.

Znak towarowy na cześć filmu

Skarżąca dodaje, że zarejestrowanie zakwestionowanego znaku towarowego nie ma na celu szokowania ani obrażania nikogo. Oznaczone nim towary i usługi nie są przeznaczone do przekazywania wiadomości innym osobom. Ma jedynie przywodzić na myśl cykl filmowy „Ojciec chrzestny”.

Gdy dane oznaczenie cechuje się szczególnie szokującym lub obraźliwym charakterem, trzeba je uznać za sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Nie mają znaczenia towary i usługi, dla których zostało ono zarejestrowane.

Po pierwsze, okoliczność, że rejestracja zakwestionowanego znaku towarowego nie ma jakoby na celu szokowania ani obrażania nikogo. Ma jedynie przywodzić na myśl cykl filmowy „Ojciec chrzestny”. Jest to bez znaczenia dla negatywnego postrzegania tego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców. Ponadto żaden element zakwestionowanego znaku towarowego nie przywodzi bezpośrednio na myśl tego cyklu filmowego.

Po drugie, renoma uzyskana przez zakwestionowany znak towarowy i koncepcja restauracji tematycznych skarżącej związane z cyklem filmowym „Ojciec chrzestny” nie są samoistnymi cechami zakwestionowanego znaku towarowego. Zatem są również pozbawione znaczenia dla oceny, czy zakwestionowany znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym.

Następnie powszechną praktyką jest to, że fabuły literackie lub filmowe szokują lub urażają odbiorców poprzez sposób przedstawienia poruszonych w nich tematów. Istnienie licznych książek i filmów, odnoszących się do mafii nie może zatem wpłynąć na postrzeganie czynów przestępczych przez nią popełnionych.

Róża to miłość

Wreszcie, jak w istocie podkreśla EUIPO w odpowiedzi na skargę, czerwona róża w zakwestionowanym znaku towarowym może być postrzegana przez znaczną część właściwego kręgu odbiorców jako symbol miłości lub harmonii; w kontraście do przemocy cechującej działania mafii.

Kontrast ten jest uwydatniony obecnością w zakwestionowanym znaku towarowym zdania „se sienta a la mesa”. Zdanie to oznacza bowiem po hiszpańsku „zasiada do stołu”. Może być postrzegane przez znaczną część odbiorców rozumiejących ten język jako odniesienie do wspólnego spożywania posiłku. W ten sposób kojarzenie mafii z ideami towarzyskości i odprężenia wyrażanymi przez wspólne spożywanie posiłku przyczynia się do trywializacji nielegalnej działalności tej organizacji przestępczej.

Z tego względu skojarzenie słowa „la mafia” z innymi elementami znaku towarowego może nadać całościowo pozytywny wizerunek działalności mafii. W ten sposób więc trywializować postrzeganie przestępczej działalności tej organizacji.

Z powyższego wynika, że zakwestionowany znak towarowy, rozpatrywany w całości, odnosi się do organizacji przestępczej. Nadaje jej całościowo pozytywny wizerunek. W ten sposób trywializuje dokonywane przez nią poważne naruszenia podstawowych wartości Unii. Zakwestionowany znak towarowy może zatem szokować lub obrażać nie tylko ofiary tej organizacji przestępczej i ich rodziny. Również każdą osobę, która na terytorium Unii natrafi na wspomniany znak towarowy i cechuje się przeciętnym progiem wrażliwości i tolerancji.

Inne kontrowersyjne znaki towarowe

Izba Odwoławcza nie popełniła zatem błędu, stwierdzając, że zakwestionowany znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem i tym samym potwierdzając, że znak ten należy unieważnić. Wniosku tego nie podważa odniesienie do kilku unijnych znaków towarowych obejmujących element słowny „mafia” oraz decyzji MAFIA II i CONTRABANDO poczynione przez skarżącą dla celów ustalenia, że zakwestionowany znak towarowy nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym. Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wydawanie przez izby odwoławcze EUIPO decyzji dotyczących rejestracji oznaczeń jako unijnych znaków towarowych wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej; a nie uprawnień dyskrecjonalnych. Z tego względu zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych musi być oceniana wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, nie zaś ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej. Wynika z tego, że ani decyzje EUIPO, na które powołuje się skarżąca, ani zarejestrowanie przez EUIPO znaków towarowych – innych niż zakwestionowany znak towarowy – które również zawierają element słowny „mafia”, nie mogą podważyć zaskarżonej decyzji.

To samo odnosi się do okoliczności, że kilka znaków towarowych ze słowem „mafia” zostało zarejestrowanych we Włoszech. Unijny system znaków towarowych jest bowiem systemem autonomicznym. Składa się ze zbioru norm i zmierza do osiągnięcia szczególnych dla niego celów. Jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych. W konsekwencji zdolność rejestrowa oznaczenia jako unijnego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa. EUIPO oraz w danym wypadku sąd Unii nie są zatem związane decyzjami i orzeczeniami, które zapadły na szczeblu państw członkowskich. Nawet jeżeli owe decyzje i orzeczenia zapadły na podstawie przepisów prawa krajowego zharmonizowanych na szczeblu Unii.

Podsumowanie

Wynika z tego, że ani EUIPO, ani sąd Unii nie mogą być związane krajowymi decyzjami dotyczącymi rejestracji takimi jak te, do których odnosi się skarżąca. Nie jest więc konieczne ich badanie. Wobec powyższego wynika, że skarga powinna zostać oddalona jako bezzasadna bez konieczności orzekania:

  • po pierwsze, w przedmiocie podniesionego przez Republikę Włoską zarzutu niedopuszczalności skargi w całości,
  • po drugie, w przedmiocie podniesionego przez EUIPO zarzutu niedopuszczalności drugiego żądania, mającego na celu uznanie zakwestionowanego znaku towarowego za ważny.